专利侵权行为之委托加工

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专利侵权行为之委托加工

最高人民法院在(2020)最高法知民终1752号案中指出，专利法意义上的制造行为，对于发明或者实用新型来说，是指做出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。在委托加工的情形下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造产品，或者产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是委托方实施了制造产品的行为。

本案中，简悦公司通过将产品图片提供给厂家、委托厂家制造的方式获得涉案专利产品。涉案专利是“一种太阳能板的多角度调节装置”实用新型专利，由权利要求1记载可知，其相关技术特征显现于产品外部，而非隐藏于产品内部或者位于其他不易察觉的部位，简悦公司向厂家提供的产品图片基本能够反映涉案专利权利要求1的技术特征，该厂家作为专业生产户外路灯的厂家，依据该产品图片可以完整再现涉案专利权利要求1的技术方案，因此简悦公司作为委托方为厂家的直接制造行为提供了技术方案，应认定简悦公司实施了制造侵权产品的行为。

国家知识产权在2019年12月发的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第三章第一节中也载明：

委托加工或贴牌生产行为

委托加工或贴牌生产，是指定作人或委托人提供样品或图纸，承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品，承揽人或加工人交付成品，定作人或委托人支付报酬的行为。企业接受委托加工或贴牌生产都属于加工承揽。

如果委托加工或者贴牌生产的产品侵犯专利权，承揽人或加工人的加工行为构成实施专利的行为，定作人或委托人的委托行为也构成制造专利产品的行为。

【案例3-1-1】

A公司与B公司签订委托加工合同，约定B公司按照A公司提供的产品图纸及相关技术要求进行产品加工，所加工产品由A公司贴牌销售，产品涉及的知识产权风险由A公司承担。后C公司在市场发现，A公司上述产品侵犯了其专利权，遂以A公司、B公司侵犯其专利权为由向当地知识产权局请求调处。

分析与评述：

不论是否直接参与产品制造，在产品上标识自己为制造者的主体，通常被认定为法律规定的“制造者”或者“生产者”。A公司应对其产品承担相应的法律责任，其委托加工的行为应当认定为《专利法》第十一条规定的“制造”行为。同时，B公司是产品制造行为的实际参与者，依法也应当承担侵权责任。并且，由于名义制造人的行为和实际制造人的行为密切联系，缺一不可，共同导致了侵权后果的发生，故一般应认定两者都构成侵权，承担连带责任。A公司不能以其未直接制造专利产品为由不承担赔偿责任，B公司也不得以其相应的加工承揽合同中有免责条款为由抗辩C公司的主张。当然，B公司可以在对C公司承担赔偿责任后依合同免责条款向A公司追偿。