【案例启示】注意！不规范使用注册商标或将导致商标知名度降低、影响侵权判定

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厦门东亚机械有限公司与南京捷豹机电有限公司、蔡金良因侵害商标权纠纷

民事判决书

【案件信息】

案号：(2014)宁知民终字第41号

原告（上诉人）：厦门东亚机械有限公司（厦门东亚公司）

被告（被上诉人）：南京捷豹机电有限公司（南京捷豹公司）

被告（被上诉人）：蔡金良

【裁判要旨】

1.对商标与使用企业名称中字号之间的民事纠纷，应当区分不同情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理，具体应从行为人的行为性质、实际使用状态等进行判断。

2.不规范使用注册商标，自行改变商标显著特征、以拆分、组合等方式使用其注册商标的情况，从而造成其商标显著性降低、识别性减弱，此行为虽不能导致其注册商标专用权丧失保护，但将对其商标的市场识别性和知名度产生不利的消积后果。

3.被控侵权商品的销售者以提供商品合法来源并说明生产者为由主张不承担责任的，仍应重点审查其对侵权行为是否明知，是否存在共同经营等情形。

【审理经过】

一审原告厦门东亚公司诉称：1.要求被告捷豹公司停止使用带有“捷豹”字样的企业名称；2.要求两被告立即停止生产、销售带有“捷豹”、“JIEBAO”标识的产品，被告南京捷豹公司停止使用带有捷豹拼音“JIEBAO”的网络域名；3.要求两被告向原告赔礼道歉；4.要求两被告连带赔偿原告的经济损失300000元和合理费用20260元；5.由被告承担本案诉讼费。

一审被告南京捷豹公司、蔡金良辩称：南京捷豹公司成立于2002年11月，该公司的核准经营范围与原告经营范围不同，且南京捷豹公司名称登记先于原告“捷豹”商标注册时间，南京捷豹公司名称不存在侵权行为。两被告生产和销售的产品具有生产许可证，蔡金良销售的产品具有合法来源，不存在侵犯原告注册商标专用权的行为，现南京捷豹公司已停止生产和销售涉案产品。南京捷豹公司的网站成立于2011年，网址上的拼音与原告的注册商标不同。该请求法院驳回原告的诉讼请求。

一审法院判决：

1.被告南京捷豹机电有限公司、被告蔡金良在判决生效之日起立即停止侵犯原告厦门东亚机械有限公司第718815号“”商标和第3919063号“捷豹”商标专用权的行为；

2.被告南京捷豹机电有限公司自判决生效之日起十日内赔偿原告厦门东亚机械有限公司经济损失人民币50000元；

3.驳回原告厦门东亚机械有限公司其他诉讼请求。

厦门东亚公司不服一审判决提起上诉，其上诉请求：1、请求改判南京捷豹公司停止使用带有“捷豹”字样的企业名称；2、请求改判南京捷豹公司停止使用带有“JIEBAO”字样的网站域名；3、请求改判两被上诉人连带赔偿因侵权给上诉人造成的经济损失人民币30万元；4、请求判令两被上诉人连带承担上诉人为制止侵权所支付的合理开支20260元及一二审诉讼费。

两被上诉人庭审中共同口头答辩称：1、请求二审法院依法驳回上诉人的上诉请求；2、请求法院依法维持原审判决第3项内容；3、请求法院判令两被上诉人不构成商标侵权。

【基本案情】

一审法院查明：

厦门东亚公司成立于1991年1月18日，公司类型是有限责任公司（台港澳自然人独资），经营范围为生产、制造各种空压机、空气干燥机、储气罐、精密过滤器、电动机等并承接相关机械工具的委托加工业务。

南京捷豹公司成立于2002年11月4日，公司类型是有限公司（自然人控股），经营范围为五金机电生产、加工、销售等，2006年其经营范围增加了空压机加工（供分支机构使用）。

第718815号商标注册人为厦门东亚公司，核定使用商品为第7类：空气压缩机。注册有效期限自1994年12月7日起至2014年12月6日止。第3919063号“捷豹”商标注册人为原告东亚公司，核定使用商品为第7类：空气压缩机、气动元件、泵（机器）、空气压缩泵、空气压缩机引擎等。注册有效期限自2006年3月21日起至2016年3月20日止。厦门东亚公司一直在其生产的空气压缩机等产品中使用第718815号和第3919063号“捷豹”注册商标。2006年9月6日，福建省著名商标认定委员会认定第718815号商标为福建省著名商标。

2013年8月13日，经福建省厦门市思明区公证处公证，厦门东亚公司委托代理人林俊卿在公证员的监督下使用该公证处的计算机打开了“www.njjiebao.com”的网页，该网页上有南京捷豹公司相关产品展示图片及联系方式。

2013年9月6日，经江苏省南京市钟山公证处公证，厦门东亚公司代理人刘龙也在南京市金桥装饰城内标有“南京捷豹机电有限公司”的店铺购买南京捷豹直联便携式空压机一台，并对店铺门牌号及门头进行拍照，取得收据、发票和名片各一张，交给公证员保管、封存。

南京捷豹公司在其公司名称中使用了“捷豹”，该“捷豹”作为公司字号使用，该字号与第718815号商标中的“捷豹”及第3919063号“捷豹”商标中的文字相同。同时南京捷豹公司还在其公司网站上使用了www.njjiebao.com作为域名，其中“jiebao”拼音与原告第718815号商标中的“JAGUAR”字母并不相同。

蔡金良为证明其进货来源的合法性，向一审法院提交了进货单据，并说明了其商品系被告南京捷豹公司提供。南京捷豹公司认可商品系其提供。

二审法院补充查明：

厦门东亚公司2004年4月21日取得第3075989号“JIEBAO”商标专用权，核定使用商品第7类，包括：空气压缩机；气动元件；泵（机器）；空气压缩泵；空气压缩机引擎；气动传送装置；充气器；真空泵（机器）。该拼音商标字母与被上诉人南京捷豹公司的“www.njjiebao.com”域名中的“njjiebao”拼音字母存在差别。

厦门东亚公司还在一审中提供了其对商标及产品的广告宣传、参加展会、企业取得的证书及荣誉、纳税证明、审计报告、产品销售统计等，以此证明其商标的知名度。但其在实际使用中主要使用第718815号字母与文字组合商标和第3919063号文字商标，而第718815号字母与文字组合商标中的字母JAGUAR可译为捷豹、美洲虎等。同时其商标在实际使用中存在自行改变注册商标不规范使用其商标标识的情况。

南京捷豹公司在其产品宣传册企业简介中称其“是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。专业生产制造各种型号的空压机、混凝土振动器、切割机、台钻等，是中国机电产品制造品种最全、产量最大的制造商之一。公司厂房面积20000多平方米，员工400多人，其中工程师20多名，技术人员30多名。……生产10万台空压机的雄厚实力。……公司现已在全国20多个省市200多个大、中城市设立了分公司或代理公司，并在全国率先设立了网络式的售后服务。”另该产品宣传册中还在封面、内页等突出使用“JIEBAO”字母，该字母与上诉人第3075989号商标字母相同，字型不同。

南京捷豹公司由蔡金良和杨昌荣于2002年11月4日共同投资设立，注册资本50万元，两人分别认缴25万元。2006年9月14日蔡金良代表南京捷豹公司办理增加“空压机加工（供分支机构使用）”的公司变更登记事项。被上诉人蔡金良于2002年11月4日以南京金桥装饰城纳可五金工具销售中心个人经营形式租赁南京建宁路38号D1015、1017号店铺经营五金工具销售。该店铺门头上显著标有“南京捷豹机电有限公司”字样，主要经销南京捷豹公司产品。厦门东亚公司委托代理人即在该店购买到南京捷豹公司生产的直联便携式空压机1台，在换取的收据和发票上盖有“南京金桥装饰城纳可五金工具销售中心发票专用章”。同时取得印有“南京捷豹机电有限公司（原南京市金桥装饰城纳可五金销售中心）李林富地址：南京金桥装饰城D一厅1015－1017号及电话号码第二经营部：应天大街普迪机电五金城A02－03号及电话号码等”名片1张。

南京捷豹公司在一审时提供了案外人浙江劳士顿焊接设备有限公司在核定使用第7类压缩机（机器）等商品上取得的“金辉捷豹JINHIJIEBAO”商标注册证复印件。

一审审理期间，南京捷豹公司对其网页内容进行了部分修改，原突出标示的“南京捷豹”已改为“南京荣豹”。但同时在其网站企业简介中仍有与上述产品宣传册中基本相同的内容。

【争议焦点】

1.南京捷豹公司是否存在商标侵权行为，厦门东亚公司主张的第718815号和第3919063号商标中文字与南京捷豹公司的字号是否构成不正当竞争，厦门东亚公司主张的第3075989号商标与南京捷豹公司使用的域名是否构成侵害厦门东亚公司商标专用权；

2.蔡金良是否构成商标侵权，应否承担赔偿责任

3.本案赔偿损失额的确定

【裁判理由】

（一）关于南京捷豹公司生产在其生产的空气压缩机上使用“”标识的行为

未经商标注册人的许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，原告厦门东亚公司第718815号商标和第3919063号“捷豹”商标核定使用的商品均为第7类：空气压缩机。被告南京捷豹公司生产的产品包括空气压缩机，从相关公众的一般认识来看，被告生产的空气压缩机产品与原告第718815号和第3919063号商标的核定商品属于相同商品。

被告南京捷豹公司在其生产的空气压缩机上使用的标识，该标识具有显著性的文字是“捷豹”，“南京”作为地名并无显著性。因此，被告南京捷豹公司使用的标识与原告的第718815号商标和第3919063号“捷豹”商标，构成近似。

被告南京捷豹公司在相同的商品上使用与原告厦门东亚公司注册商标相近似的标识，会使普通消费者对商品来源产生混淆，故被告南京捷豹公司在其生产的空气压缩机上使用“”标识的行为构成了对原告厦门东亚公司第718815号和第3919063号商标专用权的侵犯，被告南京捷豹公司应立即停止生产、销售标有“”标识的空气压缩机类商品。

（二）关于南京捷豹公司在其公司名称中使用了“捷豹”的行为

一审法院认为：被告南京捷豹公司在其公司名称中使用了“捷豹”，该“捷豹”作为公司字号使用，与第718815号“”商标和第3919063号“捷豹”商标文字相同。但考虑到，原告于2006年3月才取得了第3919063号“捷豹”注册商标，该注册商标的取得时间晚于被告公司名称2002年11月登记注册时间。原告于2006年9月取得第718815号福建省著名商标，原告第718815号商标取得福建省著名商标具有地域性，其仅针对福建省范围内，并未扩大到全国范围。被告在南京地区使用“捷豹”作为其公司字号，并不容易使相关公众产生误认。若被告捷豹公司停止在其生产的商品上使用“捷豹”作为其商标标识，仅以“捷豹”作为公司字号并不会给消费者造成混淆和误认，故被告捷豹公司使用“捷豹”作为其公司字号并未侵犯原告第718815号商标和第3919063号“捷豹”商标的商标专用权。

二审法院认为：在知识产权保护和商业竞争领域中同一行为有时可受不同法律调整。上诉人厦门东亚公司主张其第718815号和第3919063号商标中捷豹文字与被上诉人南京捷豹公司的字号捷豹文字相同构成商标侵权和不正当竞争，根据本案查明的事实，被上诉人南京捷豹公司在其与上诉人厦门东亚公司上述二项商标相同或类似的产品、宣传册、网页等主要以“南京捷豹”的形式突出使用其字号，对此类商标与使用企业名称中字号之间的民事纠纷，应当区分不同情形，按照诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，依法处理。具体应从行为人的行为性质、实际使用状态等进行判断，将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上单独或者突出使用，容易使相关公众产生误认的属于侵害他人注册商标专用权的行为，应当适用商标法予以调整。本案上诉人厦门东亚公司指控被上诉人南京捷豹公司的侵权主要是突出使用字号误导相关公众的行为，该行为属行为发生时适用的原商标法（2001年10月27日修正）第五十二条第（五）项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为，一审法院认定该行为是在相同商品使用近似商标虽然定性不准，适用法律不当，但已认定其构成侵害商标权正确。

受反不正当竞争法保护的企业名称，特别是字号，是区别不同市场主体的商业标识，市场主体应在各自权利范围内依法正当行使相应权利。本案中上诉人厦门东亚公司上诉称被上诉人南京捷豹公司字号同时构成不正当竞争行为，对此除一审法院所明确的理由外，上诉人第718815号和第3919063号商标在相关市场虽有一定知名度，但“捷豹”文字本身的显著性较弱，且在与上诉人相同商品上亦有他人注册的“金辉捷豹JINHUIJIEBAO”商标存在。这里需要特别指出的是，上诉人厦门东亚公司在其商标实际使用中存在自行改变商标显著特征、以拆分、组合等方式使用其注册商标的情况，从而造成其商标显著性降低、识别性减弱，此行为虽不能导致其注册商标专用权丧失保护，但对其商标的市场识别性和知名度产生不利的消积后果，并足以影响其所主张的被上诉人的不正当竞争行为的认定，对此上诉人厦门东亚公司应当依法规范使用其注册商标。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标专用权范围既是商标注册人行使权利的根据，也是对其进行保护的界限。根据本案的事实，上诉人第718815号商标虽注册在先，但其并未提交被上诉人在企业名称登记时该商标即已具有较高知名度的证据，且该商标是英文字母与中文文字组合商标，其在实际使用中又经常突出使用英文字母等情形，使其商标识别性降低，而被上诉人南京捷豹公司只因突出或单独使用其字号而侵犯上诉人注册商标专用权，一审法院已判令其停止商标侵权行为，足以制止被上诉人南京捷豹公司的侵权行为，因此，被上诉人南京捷豹公司企业名称中包含捷豹文字尚不构成对上诉人不正当竞争行为，但其应当在经营活动中规范使用字号或企业名称，以防止市场混淆的后果。一审法院对此认定正确，上诉人的上诉理由不能成立，二审不予支持。

（三）关于南京捷豹公司在公司网站上使用www.njjiebao.com作为域名的行为

一审法院认为：被告南京捷豹公司在其公司网站上使用了www.njjiebao.com作为域名，其中“jiebao”拼音与原告第718815号商标中的“JAGUAR”字母并不相同，不会给消费者和同行业人员误认为是原告公司网站，故被告南京捷豹公司使用该域名并未侵犯原告的商标权。

二审法院认为：上诉人厦门东亚公司上诉提出第3075989号商标与被上诉人南京捷豹公司使用的域名也构成商标侵权，经查，上诉人并未提交在经营活动中经常实际使用该商标的证据或该商标具有一定知名度的证据，一审法院只比对了第718815号商标中的英文字母，而未与第3075989号商标的拼音字母进行比对。被上诉人南京捷豹公司域名www.njjiebao.com中标号“njjiebao”作为该域名的主体，对应其公司名称中南京拼音的首位字母与字号捷豹拼音字母组成，但在域名使用中字母并不区分大小写，与上诉人第3075989号商标拼音字母大小的区别并非重要，而是其标号中包含nj拼音字母，对英文域名而言就是由字母和数字组成，字母或数字的不同在域名中即可产生不同。两者从字母上比较既不相同也不相近似，且案外人“金辉捷豹JINHUIJIEBAO”同类商品商标中亦有jiebao字母。虽然被上诉人南京捷豹公司在其网站上设有“关于捷豹、产品展示、在线服务、联系我们”等栏目，具有进行相关商品交易的功能，但通过该域名登陆该网站并实际浏览具体内容，相关公众对相关产品、生产者等十分容易加以识别，并不会与上诉人商品产生误认。上诉人所称虽属一审法院漏判，但结论同样正确。因此，上诉人指控被上诉人南京捷豹公司域名中包含jiebao字母侵害其第3075989号商标没有事实和法律依据，该上诉请求不予支持。但被上诉人南京捷豹公司在其产品宣传册中使用“JIEBAO”字样属与上诉人该商标在相同商品上使用近似商标的侵权行为，一审法院对上诉人主张的权利没有全部审理，有部分遗漏，二审应予纠正。

（四）关于蔡金良是否应当承担赔偿责任

一审法院认为：蔡金良销售的是侵犯原告第718815号和第3919063号商标的商品，其行为已构成商标侵权。被告蔡金良应立即停止销售标有“”标识的空气压缩机类商品。但被告蔡金良提供了其进货票据，说明了商品的提供者系被告南京捷豹公司。原告未能证明被告蔡金良明知其销售的商品为侵权商品，故被告蔡金良不承担赔偿责任。

二审法院认为：根据本案查明的事实，蔡金良作为南京捷豹公司的股东之一参与其公司经营，并代表公司办理相应的工商变更登记等，同时以个人名义登记个体工商户并专门销售南京捷豹公司的产品，且经营地点显著标示南京捷豹公司的企业名称，经营中其开办的南京金桥装饰城纳可五金工具销售中心与南京捷豹公司对两者生产经营情况包括产品标识等均是明知的，其发票及从业人员名义亦是有重合和交叉，南京金桥装饰城纳可五金工具销售中心与南京捷豹公司是各自分工的共同经营行为，因此，被上诉人蔡金良与南京捷豹公司应当共同承担全部民事侵权责任。一审法院以其提供部分销货清单，南京捷豹公司认可，即以其销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是合法取得并说明提供者为由而不承担赔偿责任，属认定事实、适用法律错误。二审法院予以纠正，上诉人该上诉理由成立，二审应当予以支持。

（五）关于赔偿损失额的确定

一审法院：依法酌定并考虑如下因素确定本案的赔偿额：1、原告厦门东亚公司商标的知名度和影响力；2、原告厦门东亚公司的经营规模；3、被告南京捷豹公司生产空气压缩机的时间、数量、价格以及侵权过错的大小；4、原告厦门东亚公司的市场影响力；5、原告厦门东亚公司聘请律师、公证等合理、必要开支。酌定被告南京捷豹公司赔偿原告厦门东亚公司经济损失50000元（此赔偿额已包含合理费用）。

二审法院认为：二审补充查明的事实即被上诉人南京捷豹公司的产品宣传册中宣称的企业规模、从业人员数量、销售区域范围、产量等具有一定规模和实力，虽其代理人在庭审中陈述宣传册中宣称内容并不真实，法庭对此明确要求就其真实情况提交证据，并告知逾期举证或举证不能的法律后果。而被上诉人南京捷豹公司并未能就该宣传册的内容虚假提交任何证据，不论其宣传内容是否真实，被上诉人南京捷豹公司作为经营者，应当诚实经营，不应散布虚假、夸大等宣传内容，在法庭调查中已明确被上诉人应负举证责任前提下，其仍不及时向相关公众加以澄清，怠于改正，对此在涉及赔偿数额确定时应对其作不利的推定，以促使其在经营活动中对自己的言行负责。故本案在确定赔偿数额时应主要参考该宣传册中其所宣称的产量、规模、销售范围及实际销售价格、合理利润率等，结合上诉人商标的知名度等予以确定。同时对于上诉人在明知被上诉人存在其他经营场所线索（南京应天大街普迪机电五金城A02－03号）即所谓第二经营部，而在法庭要求下其应尽收集举证责任时，能为而不为，其疏于积极举证亦属懈怠举证，在确定赔偿数额时也应加以考虑，特别是制止侵权的合理费用应视情而酌减。本案权利人如能尽力举证，依被上诉人宣称内容可全额支持其赔偿请求，但正因为权利人包括其代理人并未尽力举证，故对此予以酌减。上诉人对此上诉理由部分成立，二审部分予以支持。

（六）关于赔礼道歉的诉讼请求

二审法院认为：一审法院对一审原告厦门东亚公司诉讼请求中判令两被告向原告赔礼道歉的请求判决驳回该诉讼请求结果虽正确，但并未明确具体理由不当，二审予以明确，商标专用权是财产权，其保护范围不包括精神利益。对于赔礼道歉一般是其人身权利受到侵害时而适用，但针对该请求一审原告并未提交其商誉等受到损害的证据，所以该请求没有事实和法律依据，因此该诉讼请求不应支持。

【裁判结果】

一、维持南京市鼓楼区人民法院（2013）鼓知民初字第283号民事判决第一、三项；

二、被上诉人南京捷豹机电有限公司、蔡金良立即停止在其产品宣传册等侵害上诉人厦门东亚机械有限公司第3075989号“JIEBAO”商标专用权行为；

三、变更南京市鼓楼区人民法院（2013）鼓知民初字第283号民事判决第二项为：被上诉人南京捷豹机电有限公司、蔡金良在本判决生效之日起十日内共同赔偿上诉人厦门东亚机械有限公司经济损失包括制止侵权的合理费用25万元。